Cancelación de una marca andorrana debido a la existencia de un derecho anterior
Por decisión motivada del 28 de julio de 2021, el Tribunal de Andorra («Batllia”) anuló la marca andorrana Fidelity Investments debido a la existencia de una marca anterior FIDELITY INVESTMENTS, que constituye un derecho anterior según la Ley de Marcas de Andorra.
Los hechos se exponen claramente en la sentencia dictada: la sociedad FIL LIMITED posee numerosas marcas en todo el mundo relacionadas con el signo FIDELITY INVESTMENTS y, en particular, registró la marca verbal FIDELITY INVESTMENTS en la Oficina de Marcas del Principado de Andorra el 14 de julio de 1998 para designar toda una serie de servicios financieros incluidos en la clase 36 (de la Clasificación de Niza). Dicha marca andorrana ha sido registrada bajo el número 11089 y está en vigor.
La sociedad LINCOLN CAPITAL, LTD registró la marca Fidelity Investments el 9 de enero de 2020 para designar igualmente servicios financieros incluidos en la Clase 36. Esta marca fue registrada con el número 40950.
En este contexto, la sociedad FIL LIMITED inició un procedimiento judicial ante el Tribunal andorrano, con el propósito de solicitar la nulidad de la marca Fidelity Investments de LINCOLN CAPITAL, LTD.
La parte demandada decidió no ser representada en el procedimiento y, por lo tanto, fue declarada en rebeldía procesal mediante auto del 18 de marzo de 2021.
Sobre el fondo del caso, el Juez recordó las disposiciones legislativas aplicables en materia de derechos anteriores establecidos en el artículo 3 de la Ley de Marcas de Andorra:
«1) No se puede adoptar como marca o como elemento de una marca ningún signo que lesione un derecho anterior.
2) Se considera como constituyente de un derecho anterior:
a) una marca idéntica o similar registrada para productos y/o servicios idénticos o similares si la fecha de registro de dicha marca […] es anterior;
(…) »
La decisión considera, en primer lugar, que los dos signos en presencia son idénticos, «que sólo se diferencian en la tipografía utilizada, la primera marca está en mayúsculas mientras que la segunda está en minúsculas, pero ambas designan los mismos términos».
En segundo lugar, una comparación de los servicios designados por las marcas en cuestión muestra que una gran mayoría de estos servicios son idénticos y que otros de los servicios designados son similares, «lo que conlleva un claro riesgo de confusión o asociación en la mente del público».
El Juez concluye justificadamente que la marca posterior vulnera los derechos del demandante con respecto a su marca anterior FIDELITY INVESTMENTS número 11089, declarando así «la nulidad de la marca número 40950 de la sociedad LINCOLN CAPITAL LTD, de conformidad con las disposiciones del artículo 26.2 de la Ley de Marcas».
De este modo, la sentencia establecida aplica correctamente las normas pertinentes y ordena la inscripción de la resolución en el registro andorrano de Marcas, prohibiendo a la parte demandada utilizar el signo FIDELITY INVESTMENT para designar productos financieros en el territorio del Principado de Andorra y condenándola al pago de los costes procesales.
A falta de apelación por la parte demandada, esta sentencia es firme.
Cabe plantear dos aspectos prácticos sobre esta decisión:
- la rapidez del procedimiento que condujo a una decisión en primera instancia, y
- la importancia de registrar una marca andorrana para cubrir el territorio del Principado de Andorra y así poder disponer de una base legal para solicitar la nulidad de las marcas «piratas» posteriores.
Jonathan Hinkson
Departamiento de Propiedad Intelectual
Augé Legal & Fiscal
